Đây là nguyên tắc đặt ra khi có vấn đề hai hay nhiều chủ thể cùng nộp đơn xin đăng ký cùng một nhãn hiệu hàng hóa hay các nhãn hiệu hàng hóa tương tự nhau có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và cơ quan đăng ký phải lựa chọn việc cấp đăng ký cho ai.
Trong lịch sử đã từng tồn tại hai nguyên tắc giải quyết vấn đề này là nguyên tắc người sử dụng đầu tiên (first-to-use), theo đó cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho người sử dụng đầu tiên; và nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên (first-to-file), theo nguyên tắc này cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn đầu tiên. Nhưng hiện nay, do tính khó áp dụng trong thực tế mà nguyên tắc người sử dụng đầu tiên chủ yếu không được áp dụng. Thay vào đó, đa số các nước đã chuyển sang sử dụng nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên để giải quyết vấn đề này.
Tiếp thu kinh nghiệm của các nước, pháp luật Việt Nam áp dụng nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên first to file trong việc xem xét cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.
Trước đây, theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 63/CP: nếu có từ hai chủ thể trở lên đều nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ với cùng một nhãn hiệu hàng hóa dùng cho cùng một loại sản phẩm, dịch vụ thì khi được cấp, văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người nộp đơn đó.
Điểm hạn chế ở đây là nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên chỉ được áp dụng cho trường hợp hai hay nhiều chủ thể cùng nộp đơn xin đăng ký bảo hộ cùng một nhãn hiệu dùng cho cùng một loại sản phẩm. Trường hợp hai hay nhiều chủ thể nộp đơn xin đăng ký các nhãn hiệu tương tự với nhau tới mức có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thì nguyên tắc này không được áp dụng.
Khắc phục nhược điểm đó, Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau hoặc tương tự với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.
Cách thức giải quyết của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 là hợp lý vì theo lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa thì các nhãn hiệu hàng hóa trùng nhau hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn được giải quyết theo cách thức như nhau để bảo hộ chủ sở hữu hợp pháp cũng như bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Đây cũng là cách giải quyết đã được ghi nhận trong pháp luật của nhiều nước như EU, Nhật Bản, v.v…
Một vấn đề khác đặt ra ở đây là trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo sự thoả thuận của tất cả những người nộp đơn. Nếu không thoả thuận được thì tất cả các đơn đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ (khoản 2 Điều 9 Luật Sở hữu trí tuệ).
Theo chúng tôi, cách giải quyết như vậy sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của các chủ thể nộp đơn và có lẽ không nhận được sự tán đồng của giới kinh doanh. Hơn nữa, ở đây cũng có điều không rõ ràng là liệu người thứ ba, sau một thời gian nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu đó, hoặc nhãn hiệu tương tự (tới mức gây nhầm lẫn) thì cơ quan có thẩm quyền có chấp nhận đơn của người này không?
Về vấn đề này, một số nước có cách giải quyết khác, như Nhật Bản chẳng hạn, họ cho phép các chủ thể kinh doanh nếu không thoả thuận được với nhau sẽ bốc thăm để quy định ai được quyền tiếp tục làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Cách giải quyết này có thể nói là công bằng (dù có yếu tố may rủi) và tránh được khả năng bị người thứ ba lợi dụng một cách bất chính.
Quyền ưu tiên
Một vấn đề quan trọng trong pháp luật sở hữu công nghiệp có liên quan chặt chẽ đến nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên là vấn đề quyền ưu tiên.
Quyền ưu tiên được đề cập tại Điều 4 Công ước Paris, theo đó công dân của nước thành viên công ước và công dân của các nước không phải thành viên công ước nhưng định cư hoặc có cơ sở thương mại hoặc công nghiệp thực sự và có hiệu quả trên lãnh thổ của một trong những nước thành viên được coi là có quyền ưu tiên trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày nộp đơn đầu tiên đối với nhãn hiệu hàng hóa khi nộp đơn hợp lệ xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại một trong các nước thành viên của công ước.
Ngày nộp đơn này sẽ được coi là ngày nộp đơn hợp lệ tại các nước thành viên khác và việc nộp đơn sau đó không bị vô hiệu bởi bất kỳ hành động nào được thực hiện trong khoảng thời gian tính từ ngày nộp đơn hợp lệ tại nước thành viên đầu tiên đến ngày nộp đơn sau.
Đây cũng là nghĩa vụ mà các thành viên của Hiệp định TRIPS phải thực hiện (Điều 2 Hiệp định TRIPS).
Trong pháp luật Việt Nam, trước đây, quyền ưu tiên được quy định tại Điều 790 Bộ luật Dân sự 1995 và Điều 17 Nghị định 63/CP.
Trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 “Nguyên tắc ưu tiên” được đề cập tại Điều 91, theo đó:
- Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có quyền hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên nếu đáp ứng các điều kiện sau:
- Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam.
- Người nộp đơn là công dân Việt Nam, người không phải là công dân Việt Nam nhưng cư trú hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam; công dân hoặc cư trú hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam.
- Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên.
- Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
- Trong một đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn tương ứng với nội dung trong đơn.
- Ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.
