Khác với hầu hết các nước, việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở Hoa Kỳ dựa trên cơ sở việc sử dụng nhãn hiệu (nguyên tắc first-to use). Pháp luật về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trên phạm vi toàn liên bang với mục đích thực tiễn rất cao cũng không đưa ra quy định về các điều kiện để một nhãn hiệu được đăng ký mà chỉ nêu lên các trường hợp đơn xin đăng ký bị từ chối, đó là:
- Nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc xin đăng ký trước;
- Nhãn hiệu có tính mô tả đối với hàng hóa hay dịch vụ đó;
- Nhãn hiệu gây ra hiểu lầm hoặc lừa dối;
- Nhãn hiệu vi phạm đạo đức hoặc bê bối;
- Nhãn hiệu xác định một cá nhân đang sống;
- Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với quốc kỳ, huy hiệu hay huân huy chương của các quốc gia;
- Nhãn hiệu thuần tuý mô tả địa danh hoặc thuần tuý là mô tả một cách sai lầm tên địa danh khi sử dụng với hàng hóa hoặc dịch vụ;
Như vậy, qua đó có thể thấy các điều kiện để một nhãn hiệu hàng hóa được đăng ký chia làm hai loại:
- Điều kiện về tính phân biệt của nhãn hiệu hàng hóa;
- Điều kiện nhãn hiệu hàng hóa không trái với trật tự công cộng và đạo đức xã hội.
Điều kiện tính phân biệt của nhãn hiệu hàng hóa
Điều kiện này xuất phát từ định nghĩa của nhãn hiệu hàng hóa. Một nhãn hiệu hàng hóa muốn thực hiện được chức năng của mình phải có tính phân biệt. Tuy nhiên, để xác định được tính phân biệt của nhãn hiệu hàng hóa không phải là vấn đề đơn giản. Theo quan điểm khá thống nhất trong các tài liệu thì một nhãn hiệu hàng hóa được coi là có tính phân biệt khi nó có khả năng xác định nguồn gốc của hàng hóa, giúp người tiêu dùng phân biệt được hàng hóa/dịch vụ gắn nhãn hiệu với các hàng hóa/dịch vụ cạnh tranh khác.
Một nhãn hiệu hàng hóa có được tính phân biệt từ bản tính vốn có của nó hoặc có được thông qua quá trình sử dụng của chủ nhãn hiệu hàng hóa.
Tính phân biệt của nhãn hiệu hàng hóa vừa được đánh giá trong tương quan với các nhãn hiệu hàng hóa khác và trong cả mối quan hệ với chính hàng hóa mang nhãn hiệu. Chẳng hạn, từ APPLE (quả táo) hoặc hình quả táo không thể được đăng ký cho mặt hàng táo nhưng lại mang tính phân biệt cao đối với loại hàng hóa khác là máy tính, do vậy mà được đánh giá là đáp ứng được điều kiện về tính phân biệt.
Nhận thức của người tiêu dùng là yếu tố có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa khi xác định nhãn hiệu hàng hóa có mang tính phân biệt hay không, đặc biệt là khi cần giải quyết các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng hoặc liên quan đến vấn đề chống cạnh tranh không lành mạnh.
Tính phân biệt của nhãn hiệu hàng hóa là một khái niệm mang tính tương đối. Phụ thuộc vào các hoạt động của người sử dụng nhãn hiệu hay của bên thứ ba mà nhãn hiệu có thể có được, được tăng cường hay thậm chí mất đi tính phân biệt. Chẳng hạn, có những nhãn hiệu hàng hóa trở thành thuật ngữ gốc cho loại hàng hóa vốn gắn với nhãn hiệu và do vậy mất đi tính phân biệt như nhãn hiệu ASPIRIN cho sản phẩm thuốc giảm đau, CELLOPHANE cho sản phẩm giấy bóng kính.
Tính phân biệt của nhãn hiệu hàng hóa có những cấp độ khác nhau. Căn cứ vào những cấp độ này mà người ta phân biệt thành hai loại tiêu biểu: các nhãn hiệu có tính phân biệt cố hữu (inherently distinctiveness) và các nhãn hiệu có tính phân biệt bằng nghĩa thứ cấp (secondary meaning).
Loại nhãn hiệu hàng hóa có tính phân biệt cố hữu bao gồm nhãn hiệu tự đặt (fanciful marks), nhãn hiệu tuỳ chọn (arbitrary marks) và nhãn hiệu gợi ý (suggestive marks).
Nhãn hiệu tự đặt
Là những dấu hiệu do chủ nhãn hiệu tự sáng tạo ra. Chúng thường là những từ ngữ không tồn tại trong bất kỳ ngôn ngữ nào và do đó không hề có mối liên hệ nào với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu.
Loại nhãn hiệu hàng hóa này nhận được sự bảo hộ mạnh mẽ nhất và luôn có khả năng đăng ký cao nhất vì chúng không chỉ có khả năng phân biệt các hàng hóa/dịch vụ của chủ nhãn hiệu mà còn khác biệt so với bất kỳ ngôn ngữ nào.
Tuy nhiên, với loại nhãn hiệu này đòi hỏi chủ sở hữu sử dụng nó phải đầu tư nhiều thời gian, công sức cũng như tài chính vào việc xây dựng và quảng cáo nhãn hiệu để người tiêu dùng biết đến. Nhãn hiệu KODAK cho các sản phẩm thiết bị ảnh là ví dụ điển hình cho loại nhãn hiệu này.
Nhãn hiệu tuỳ chọn
Là những từ ngữ, biểu tượng, hình ảnh được sử dụng hàng ngày và có ý nghĩa nhất định nhưng ý nghĩa đó không liên quan đến sản phẩm mang nhãn hiệu. Chẳng hạn, nhãn hiệu APPLE cho mặt hàng máy tính; nhãn hiệu LIVE WIRE cho dịch vụ sản xuất phim. Nhãn hiệu tuỳ chọn không mô tả hàng hóa/dịch vụ, cũng không chuyển tải bất kỳ đặc tính, thành phần hay chức năng của hàng hóa.
Nhãn hiệu gợi ý
Như tên gọi của nó, loại nhãn hiệu này có tính gợi ý hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu nhưng không thực sự mô tả hàng hóa/dịch vụ đó. nhãn hiệu gợi ý chỉ làm cho người tiêu dùng liên tưởng về hàng hóa/dịch vụ chứ không phải ngay lập tức nghĩ đến hàng hóa/dịch vụ khi nhìn thấy nhãn hiệu. Đây là yếu tố phân biệt quan trọng chỉ rõ sự khác nhau giữa nhãn hiệu gợi ý và nhãn hiệu mô tả.
Một nhãn hiệu gợi ý có thể được đăng ký mà không cần ý nghĩa thứ cấp, trong khi đó nhãn hiệu mô tả phải có được ý nghĩa thứ cấp mới có thể được đăng ký. Chẳng hạn, nhãn hiệu ORANGE CRUSH được coi là có tính gợi ý (mà không đơn thuần là mô tả) khi được sử dụng cho loại nước khoáng có hương vị.
Loại nhãn hiệu có tính phân biệt bằng nghĩa thứ cấp: Đây chính là trường hợp nhãn hiệu mô tả (descriptive marks) có ý nghĩa thứ cấp.
Nhãn hiệu mô tả có ý nghĩa thứ cấp
Là nhãn hiệu mà bên cạnh công dụng mô tả, nó còn xác định nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ. Theo quy định tại Đạo luật nhãn hiệu hàng hóa Hoa Kỳ (Lanham Act), nhãn hiệu mô tả có thể được được đăng ký và bảo hộ nếu có ý nghĩa thứ cấp. Ý nghĩa thứ cấp có thể đạt được theo luật định thông qua việc sử dụng nhãn hiệu độc quyền và liên tục trong thời hạn 5 năm. Nếu người tiêu dùng nhận biết được nhãn hiệu như một chỉ dẫn về nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ và có liên hệ trực tiếp với nhãn hiệu thì ý nghĩa thứ cấp đã được xác định và nhãn hiệu không cần đợi qua thời hạn 5 năm để được đăng ký.
Đương nhiên, người muốn đăng ký nhãn hiệu mô tả phải có nghĩa vụ chứng minh điều này. Và nhãn hiệu càng có tính mô tả thì việc chứng minh ý nghĩa thứ cấp càng khó khăn. Lúc này, tỷ lệ người tiêu dùng nhận thức được nhãn hiệu là điều vô cùng cần thiết.
Pháp luật Việt Nam không có sự phân định rõ ràng về các loại nhãn hiệu hàng hóa căn cứ vào tính phân biệt của nhãn hiệu; cũng không thừa nhận một nhãn hiệu có tính mô tả có thể được đăng ký bảo hộ vì có ý nghĩa thứ cấp. Điều này hoàn toàn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của chúng ta hiện nay.
Việc bảo hộ những nhãn hiệu mô tả, dù có ý nghĩa thứ cấp, vẫn có thể tạo ra nguy cơ nhầm lẫn tiềm tàng cho người tiêu dùng vì tính phân biệt của nó rất khó xác định. Hơn nữa, việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở nước ta là trên cơ sở sự đăng ký (nguyên tắc first to file) chứ không phải dựa vào quá trình sử dụng như Hoa Kỳ.
Các trường hợp nhãn hiệu không được bảo hộ vì thiếu tính phân biệt
1. Dấu hiệu trùng hay tương tự tới mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu hàng hóa khác
Các dấu hiệu này được coi là thiếu tính phân biệt khi xét chúng trong mối tương quan so sánh với các nhãn hiệu đối chứng mà chúng trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng. Các nhãn hiệu đối chứng bao gồm nhãn hiệu đã được đăng ký tại Cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa Hoa Kỳ (USPTO) hoặc nhãn hiệu hay tên thương mại đã được sử dụng tại Hoa Kỳ trước thời điểm đăng ký bởi một chủ thể khác và không bị từ bỏ.
Việc xác định một dấu hiệu tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng là một vấn đề phức tạp. Ở Hoa Kỳ, người ta thiết kế một biên độ tương đối rộng, linh hoạt các căn cứ, cách thức so sánh cho cơ quan có thẩm quyền quyết định một dấu hiệu là tương tự ở mức độ nào.
Khả năng về các nhân tố gây nhầm lẫn thông thường phụ thuộc vào các yếu tố như:
- Sức mạnh của nhãn hiệu đối chứng;
- Sự tương tự của nhãn hiệu;
- Sự tương tự của hàng hóa;
- Sự tương tự của quảng cáo và các kênh bán hàng;
- Mức độ cẩn thận mà khách hàng có khi chọn mua hàng;
- Bằng chứng về sự nhầm lẫn thực sự;
- Ý đồ của người có dấu hiệu đăng ký.
2. Dấu hiệu sử dụng các thuật ngữ gốc hay thuật ngữ áp dụng chung (generic terms).
Một dấu hiệu là thuật ngữ chung khi nó trở thành tên gọi thông thường (thuật ngữ gốc, áp dụng chung) của một loại hay một nhóm hàng hóa/dịch vụ trong một ngôn ngữ nào đó.
Dấu hiệu là thuật ngữ chung hoàn toàn thiếu tính phân biệt và do đó không được bảo hộ. Đăng ký bảo hộ cho các dấu hiệu là thuật ngữ chung sẽ ngăn cản các chủ thể kinh doanh cạnh tranh sử dụng các thuật ngữ cần thiết để xác định hàng hóa/dịch vụ của họ. Một nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại là đảm bảo tính công bằng, lành mạnh trong cạnh tranh và cho phép người tiêu dùng có được khả năng lựa chọn hàng hóa/dịch vụ mong đợi mà không ai được phép độc quyền sở hữu những thuật ngữ gốc đó.
Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, những thuật ngữ gốc mặc dù có thể đạt được ý nghĩa thứ cấp vẫn không thể được đăng ký bảo hộ. Một dấu hiệu có thể là thuật ngữ gốc ngay từ đầu. Bên cạnh đó cũng có những nhãn hiệu trở thành thuật ngữ gốc trong quá trình sử dụng. Điển hình là hai nhãn hiệu ASPIRIN và CELLOPHANE như đã nói ở trên.
3. Dấu hiệu thiếu tính phân biệt vì đơn thuần mô tả
Dấu hiệu đơn thuần mô tả là những dấu hiệu được sử dụng trong thương mại, trực tiếp xác định chủng loại, chất lượng, công dụng, thành phần, giá trị, xuất xứ, thời gian sản xuất hoặc bất kỳ đặc tính nào của hàng hóa/dịch vụ dự định mang nhãn hiệu mà không cần có sự liên tưởng của người tiêu dùng.
Một dấu hiệu đơn thuần mô tả không thể được bảo hộ vì nó chứa đựng những thông tin mà các đối thủ cạnh tranh với chủ thể xin đăng ký dấu hiệu cần để kinh doanh các sản phẩm cùng loại. Những dấu hiệu đơn thuần mô tả không có khả năng phân biệt vì nó có thể gắn lên các sản phẩm của người khác để mô tả hàng hóa hay một thuộc tính của hàng hóa.
Những dấu hiệu phức hợp có thể tránh được tính mô tả nếu sự kết hợp giữa các thành phần của dấu hiệu không hoàn toàn mô tả. Nói cách khác, các dấu hiệu thuần mô tả được kết hợp với nhau tạo thành một dấu hiệu mới thì ý tưởng tổng thể của dấu hiệu có thể được xem xét. Hơn nữa, nếu có những phần của dấu hiệu không mang tính mô tả thì tổng thể dấu hiệu không thể bị coi là thuần mô tả và do vậy có khả năng được đăng ký bảo hộ.
4. Các dấu hiệu thiếu tính phân biệt thuộc các trường hợp khác
Ngoài các dấu hiệu thiếu tính phân biệt trên, pháp luật Hoa Kỳ còn quy định một số trường hợp khác mà dấu hiệu có thể thiếu tính phân biệt để được đăng ký bảo hộ như một nhãn hiệu hàng hóa. Chẳng hạn, nhãn hiệu bao gồm tên, chân dung hay chữ ký xác định của một cá nhân nhất định mà không được sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân đó.
Điều kiện nhãn hiệu hàng hóa không trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội
Đây là điều kiện để loại trừ không cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho dù dấu hiệu có tính phân biệt nhưng nếu cấp đăng ký bảo hộ sẽ trái với yêu cầu bảo vệ trật tự công cộng và đạo đức xã hội. Sau đây, chúng ta có thể phân tích điều kiện này thông qua một số dạng dấu hiệu không được đăng ký bảo hộ vì bị coi là trái với trật tự công cộng hoặc giá trị đạo đức theo pháp luật Hoa Kỳ:
1. Dấu hiệu có tính lừa dối
Dấu hiệu có tính lừa dối không được đăng ký bảo hộ là quy định chung trong pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa ở hầu hết các nước nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi sự lừa dối của các chủ thể kinh doanh vì lợi nhuận bằng mọi giá. Khi đề cập đến vấn đề này, pháp luật Hoa Kỳ chỉ dừng lại ở các quy định mang tính nguyên tắc là nhãn hiệu hàng hóa để được phép đăng ký không được gây ra hiểu lầm hay lừa dối và để một biên độ rất rộng cho các nhà áp dụng pháp luật khi tiến hành áp dụng pháp luật trên thực tế.
2. Dấu hiệu trái ngược với giá trị đạo đức và lợi ích công cộng khác
Là một bộ phận pháp luật, pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa không bao giờ đi ngược lại giá trị đạo đức và lợi ích công cộng. Ở Hoa Kỳ, nhãn hiệu vi phạm đạo đức hoặc bê bối sẽ không được đăng ký và bảo hộ. Các loại dấu hiệu loại này thường là các dấu hiệu có tính khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc của quốc gia nào đó, v.v…
3. Dấu hiệu liên quan đến quyền tuyệt đối của quốc gia về các loại biểu tượng nhà nước và quyền sử dụng các biểu trưng của các tổ chức quốc tế
Pháp luật Hoa Kỳ còn quy định dấu hiệu xin đăng ký bảo hộ phải đáp ứng điều kiện không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với quốc kỳ, huân huy chương của các nước.
